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专栏 IP-科技
【友学问】关于实用新型申请如何避免不符合专利法26条3款的探讨

近两年以来,以往通过率比较高的实用新型专利申请近期却收到了许多涉及不符合专利法第26条第3款规定的审查意见通知书,也就是说明书“公开不充分”条款。

而经过这两年的工作经验总结,若审查员在审查意见中指出的是“技术问题、技术方案以及有益效果之间的逻辑关系不合理且不适应”、“背景技术部分对于现有技术的描述较为上位、笼统,不具体”等类似问题,则比较有机会通过争辩来说服审查员而获得最终的授权,必要时还可以通过修改权利要求书提高答辩成功的几率。

但对于一部分实用新型申请,一旦收到涉及不符合专利法第26条第3款规定的审查意见通知书,则难以通过争辩来说服审查员而导致最终的驳回,以下笔者将对这部分实用新型进行介绍并探讨这类实用新型申请要如何避免出现不符合专利法第26条第3款规定的审查意见通知书,若有不当之处,也请读者谅解并批评指正,本文仅为交流、探讨。

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这部分实用新型申请的特点为:独权涉及电学元件,并且要求保护的主体结构所要实现的部分功能依赖于该电学元件来实现。

例如,保护的主体结构为“移动遮阳伞”,涉及的电学元件为“光照检测元件”,涉及的技术构思为通过检测光照的方向而能根据光照的方向调节遮阳伞的角度;

又例如,保护的主体结构为“压迫止血器”,涉及的电学元件为“渗血传感器”“渗血报警器”,涉及的技术构思为通过在压迫止血的过程中进行出血检测而能在渗血时进行报警提示。

这部分实用新型申请的审查意见中,首先会指出独权涉及电学元件的技术方案不清楚如何实现,并且审查员还会进一步地指出从权中涉及其它电学元件的技术方案也不清楚如何实现,甚至还有可能指出说明书中提供的可替代的技术方案不清楚如何实现。

例如,不清楚电学元件的具体型号是什么,具体的结构和工作原理是什么,二者之间如何实现结构上或电路上的适配,二者如何相互配合实现某种功能,对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法实现,附图中也缺少实施该设想的具体产品结构,使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案,因而不符合专利法第26条第3款的规定。

对于这部分实用新型申请的审查意见的答辩,笔者曾尝试以下述思路进行答复并争辩申请不存在专利法第26条第3款的公开不充分的问题:

第一步,修改独权,将部分纯结构特征补入独权中,以与独权原有的纯结构特征来构成的能够解决另一技术问题的技术方案;

第二步,陈述独权中涉及的电学元件为现有技术中应用于其它技术领域的现有技术,由于无法找到公知常识证据,只能列举相关专利来提高证明力度;

第三步,争辩本申请通过多个技术特征构成的技术方案够解决现有技术存在的多个技术问题,如果所属领域的技术人员根据本申请说明书的理解,能够确定本实用新型可以解决其中至少一个技术问题,并且具备有益的技术效果,就应该是满足专利法第26条第3款的规定。

但最后的结果却不尽人意,审查员表示因列举的相关专利文件中同样未公开其具体的工作原理是什么,因而并不能对本申请中电学元件的工作原理进行解释,因此认为意见陈述不具备说服力,本申请仍不符合专利法第二十六条第三款的规定。

由此可知,对于这部分实用新型涉及专利法第26条第3款规定的审查意见不容易答复,很难让审查员接受新补充的说明材料来弥补关于该法条的缺陷,而只能通过结合现有技术内容来争辩,但在争辩的同时还需要顾忌提供的证据是否会影响本申请的新创性而左右为难。

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因此,笔者认为对于这部分实用新型申请,还是应当在提交申请前的撰写阶段来避免后期审查出现“公开不充分”问题,具体方式如下:


第一.避免将涉及电学元件的技术方案作为独权的技术方案

若申请人所提供的技术交底中包括能够分别解决多个技术问题的多个技术方案,可通过说服申请人,将涉及电子元件的技术方案作为从权,而将仅涉及纯结构特征的技术方案作为独权,从而避免后期审查出现“公开不充分”问题;而对于一部分申请人,其对实用新型的认知还停留在“通过率非常高,申请了就能授权”的阶段,因而经常通过组合电子元件来构成与现有技术不同的技术方案,对于这部分申请人必须直接告知目前实用新型申请审查越来越严格的审查趋势以及这种技术方案申请实用新型非常容易因公开不充分的问题而被驳回,并要求其提供新的纯结构改进的技术方案。


第二.将电学元件的工作原理和具体结构在说明书中描述清楚

若申请人无法提供新的纯结构改进的技术方案,则可以要求发明人配合提供相关的材料,或者结合现有技术,将电学元件的工作原理和具体结构尽可能地描述清楚,最好能够提供具体的型号。

以上只是笔者个人工作经验地总结,在收到涉及专利法第26条第3款的审查意见时,专利代理人应当首先判断审查员的观点是否客观、正确、全面,但治疗的效果肯定没有提早预防有效,因此,专利代理人在撰写申请文件时,要优先考虑如何避免说明书公开不充分,尤其对于涉及电学元件的实用新型申请,避免因公开不充分的问题给申请人的利益带来损失。