三友
EN
JP
ZH
专栏 IP-科技
【友学问】韩国商标共存同意书制度实施情况

2025/3/4 10:29:27

2024年5月1日韩国正式实施商标共存同意书制度,至今已过去了近10个月。本文结合具体的数据、案例等整理了韩国商标共存同意书制度的主要内容及实施情况,并为中国企业出海韩国提供了相关建议,以供参考。

一、前言

商标共存协议作为国际间普遍认可的解决商标冲突之机制,已在多国和地区成功实施。2022年韩国特许厅统计发出的《商标审查意见书》中,约有40%是与在先申请或注册商标冲突导致的,由于没有商标共存制度,申请人只能通过受让后再转让(“assign back”)、分割转让等迂回策略来获得商标注册,或者针对引证商标提“撤三”、“无效”等方式来排除障碍,对于商标申请人,这种克服在先障碍的方式费时费力且成本较高,因此,业界针对引进商标共存制度的呼声一直很高。2023年3月20日,韩国商标法修正案提交国会审议,修正案的主要内容就是允许通过同意书的形式克服在先商标障碍,获得商标注册。2023年10月31日韩国通过公布韩国《商标法》的修正案引入了商标共存同意书制度,该制度也已经于 2024年5月1日起正式实施。


二、韩国商标共存同意书制度的主要内容

1、商标共存同意书的适用时间

韩国商标共存同意书的正式实施日期为2024年5月1日。有关商标共存同意书的适用时间,实施日当天及之后提交的商标注册申请以及2024年5月1日之前提交的但尚未获得注册的商标申请,均可以适用商标共存同意书制度[1]。以下为韩国特许厅发布的申请日为2024年5月1日之前提交的商标注册申请基于商标共存同意书制度获得注册的案例[2]

申请人CG MedTech Co., Ltd.于2022年9月22日指定第10类提交了商标INNOVERSE的注册申请,韩国特许厅2024年3月18 日向申请人发出审查意见通知书,通知商标申请人引证商标INNOVER构成其申请障碍,2024年4月29日商标申请人先对引证商标提出了撤销申请,随后于2024年5月16日向韩国特许厅递交了与引证商标达成的商标共存同意书,并于2024年11月6日撤回了对引证商标的撤销申请,2025年2月3日,申请商标INNOVERSE基于商标共存同意书制度获得了注册。

image.png

2、共存同意书的提交时间

申请人如果希望与在先商标实现共存,可以在提交商标申请时、答复审查意见通知时以及提交驳回复审申请时,一共3个时间点提交商标共存同意书。相应地,这3个时间点可以将共存同意书以申请书、意见陈述书、驳回复审申请书的附件形式提交。


3、共存同意书的适用例外

2025年1月1日起在韩国开始实施的商标审查指南第2条规定中列明了不接受的3种情形:

(1)附加条件共存同意书

具有期限、地区限制、排除部分法律效果等条件的共存同意书不予认可。 

(2)概括性(整体)共存同意书

无论是在先注册(申请)商标还是后申请商标占多数时,申请人均需完整填写所有相关的注册(申请)号,并确保向每一位权利人取得相应的共存同意书。此外,对于以“同意包括主要部分A在内的所有申请商标共存”等概括性或整体性的同意书表述,将不予认可。

(3)标识和指定商品均相同的申请商标共存同意书

标识和指定商品均相同的申请商标的共存同意书不予认可。


三、实施情况

根据韩国特许厅公开的数据显示[3],截至2024年11月6日,已经收到653件利用该制度的商标案件,其中审查状态为待审查的有287件;申请公告的有153件;注册决定的有196件;驳回决定的有15件,其他情形2件。从申请主体来看,企业表现的十分活跃,企业除了与企业,还与个人申请人签署商标共存同意书。当然,两个主体均为企业的占比最多,高达70%。

另外,我们注意到,如果申请商标因提交与引证商标权人签署的商标共存同意书获得注册,那么在申请商标与引证商标的注册登记簿中,“同意商标共存与否”这一栏会显示为“Y”,表明是根据商标共存同意书制度而获得注册的商标。具体我们通过如下这个案例进行说明。

image.png

申请商标CLAIRE EMR商标通过递交与引证商标CLARE商标权人签署的商标共存同意书以后获得了注册。我们在韩国特许厅的官网进行了商标信息的查阅,两件商标的“同意商标共存与否”栏均显示为“Y”。这种信息的公开非常具有参考性,便于后续拟提交商标共存同意书的商标申请人进行查阅及分析。

image.png

image.png


四、给中国出海韩国企业的建议

首先,从在后申请人的立场来看,无论是基于韩国特许厅公布的案例,还是基于商标审查指南中的规定,目前韩国特许厅对于商标共存同意书的接受度是比较高的,只要不是标识且指定商品/服务均相同的商标,我们建议申请人积极寻求与在先商标权利人签署商标共存同意书这种方式来克服在先障碍。

其次,从在先商标权人的角度来看,如果达成共存同意,若后续在先商标申请人希望在相同或类似的指定商品/服务上注册相同或近似的商标的话,将面临需要获得在后申请人同意。因此,对于在先商标权人而言,不仅要进行严格的审核,也要考虑共存同意对其后续的商标布局管理可能产生的重要影响。

综上所述,目前韩国已经将商标共存制度明确地纳入了商标法,企业在面对处理商标冲突问题时,相比之前的处理方式确实是节省了企业的时间和金钱成本,不过,任何事物都有两面性,韩国的商标共存同意书制度也不例外,中国企业出海韩国,需要提前做好商标布局,提高商标管理及保护能力显得尤为重要。


注释:

[1] 韩国特许厅发布的《即使有在先注册的商标,也能打开"共存"之路》https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=20096&ntatcSeq=20096#1

[2] 韩国特许厅发布的《寻找通过“商标共存协议”解决纠纷的公司!》

https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20400&aprchId=BUT0000029&sysCd=SCD02

[3] 成功与在先商标的“共存”!促进大中小企业共同繁荣的“商标共存协议制度”

https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=20304&ntatcSeq=20304