摘要

一件发明构思演变为SEP需要经历标准制定和专利申请过程。标准的不确定性导致撰写SEP申请文件的难度较大且具挑战性。如果提交的原始申请文件存在一定的瑕疵，则可能导致权利要求最终无法与标准对应，或者即使成为SEP也可能面临被无效的风险。因此，要明确SEP自身的特点，在撰写申请文件时，不仅要重视权利要求与标准的对应性，同时也要重视说明书的撰写，以为后续对申请文件进行修改、分案、对权利要求进行解释留有空间。

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一  SEP的特点  

一个发明构思演变为标准必要专利（SEP，Standards Essential Patents）需要经历两个并行的过程，一个是标准制定过程，一个是专利申请过程。一件专利申请，只有权利要求的保护范围对应标准的技术方案且获得授权，该专利申请才是真正意义的SEP。

从标准的产出过程来看，标准的制定是不断完善和演进的过程，最终被写入标准的方案与最初的提案往往存在区别。同时在提交专利申请阶段，由于标准的不确定性，其权利要求通常与最初的提案相对应，但难以覆盖最终写入标准的相关内容。

因此，在专利申请的过程中，申请人为了获得较早的申请日、或者与不断完善和演进的标准对应，往往会通过优先权、修改、分案等方式来调整权利要求的保护范围。但是否能享有优先权、对申请文件的修改、分案等受到相关法律规定的制约，必然对SEP专利申请的授权产生影响、甚至也会影响权利的稳定性。

在撰写SEP申请文件时，除了遵循普通专利的撰写原则外，还要结合SEP自身的特点进行撰写，以为权利要求对应标准提供充足接口，保留修改、分案以对应标准的空间，也为解释权利要求提供充分的依据。

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二  SEP申请文件的撰写规则  

与普通专利相比，除了遵循普通专利的撰写规则外，SEP申请文件的撰写还要遵循以下基本规则：

第一，两大规则：权利要求对应标准、兼顾审查规则（如新颖性、创造性等）。

第二，围绕标准或标准相关的技术进行层次性的权利要求布局：独立权利要求的保护范围尽量大，对应标准或者是标准的上位概括；避免将标准中没有的特征写入权利要求；有时可将发明贡献点不直接限定在独立权利要求而限定在从属权利要求中（根据不同申请人的策略来定），这样有利于更好地对应标准；布局与标准对应的从属权利要求，便于实质审查、无效等程序中对权利要求进行修改。

第三，在权利要求的撰写上，尽量结合标准使用的语言和思路进行描述，权利要求中技术术语的表述尽量贴近标准用语。

第四，说明书提供各种实施例的全面覆盖：由于标准的不确定性，作为修改、分案、解释基础的说明书所起得作用非常大。实施例的撰写不能仅限于权利要求字面记载，要尽量详实能够实现。不仅撰写优选实施例，还要撰写其他各种可能的实施例，避免仅写优选实施例导致对权利要求限制性解释；对于权利要求中术语的含义进行解释和澄清，若术语是相关领域通常具有的含义，避免进行不必要的限定；另外撰写看似套话的实施例也非常重要。

第五，关注标准动向，充分利用每一次对权利要求进行修改的机会：可利用主动修改、实审阶段、复审阶段的修改/分案时机，对权利要求进行修改，以便更好地对应标准，但不管哪个阶段，对权利要求的修改都不能超出原始申请文件公开的范围。

以下结合典型案例进行说明。

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三  案例分析  

【案例1】

  皇家KPN诉宇龙公司侵权案

1.案件信息

本案争议的焦点在于涉案专利权利要求与标准一致性的判断。本案经北京知识产权法院和北京高级人民法院审理，认为涉案专利与涉案标准不同，原告据此认定的侵权不成立。

2.案例分析

涉案专利的权利要求23如下：

“23、用于压缩数据包的设备(100；200)，包括：

用于接收第一组(10)数据包的输入装置(110、210)，每个该数据包具有一个头段(h)和一个数据段(d)；

用于确定接收到的数据的信道(A、B、…)的识别装置(110、210)；

压缩每个要压缩数据包的数据段的处理装置(130、230)；和

生成第二组(20)数据包以及向第二组(20)一数据包的数据段提供第一组(10)的压缩数据的输出装置(160、260)，每个该数据包具有与一个头段和一个数据段，其特征在于，

提供了存贮装置(161、261)用于分信道(A、B、…)缓存要送到第二组(20)一数据段的数据，并用于向第二组(20)的每个段只提供一个信道(A)的数据。”

以下针对主要的争议点进行说明：

争议点1：涉案专利权利要求23限定的来源于“多信道”的第一组数据包。

在涉案专利说明书中，对“信道”有明确的定义：“信道”一词指的是一个逻辑信道，换句话说，是一个在源（发送端）和目的（接收端）之间存在一定时间的发送路由。根据涉案标准记载，其作为PDP上下文索引的NASPI（网络服务接入点标识符）包含的信息仅为PDP类型以及PDP地。

因此，涉案标准中PDP上下文不满足涉案专利“信道”所具备的属性，即在发送端和接收端之间存在一定时间的发送路由。因此，涉案标准中的“PDP上下文”与涉案专利中“信道”不相同或等同。另外，涉案标准处理的对象为单个N-PDU（对应第一组数据包）。因此，涉案标准中并不存在涉案专利权利要求23限定的“多信道”。

争议点2：涉案专利是否仅压缩数据段，不压缩头段。

北京知识产权法院认为：仅压缩数据段不压缩头段。基于以下理由：权利要求中明确限定了第一组数据包包括头段及数据段两部分，但在压缩程序中却仅提及压缩数据段，依据常理，这一撰写方式会使本领域技术人员将其理解为仅压缩数据段，而不压缩头段，亦即不压缩头段属于隐含限定的特征；图1中明确要求仅压缩数据段，不压缩头段，而说明书其他内容均未提及压缩头段。

北京高级人民法院纠正了原判决，认为：不需限定是否压缩头段。基于以下理由：在涉案专利权利要求23中，字面上未明确限定压缩的数据包不包括头段，即只要压缩相应的数据段即落入涉案专利权利要求23的保护范围；图1所示的实施例为优选实施例；从涉案专利要解决的问题以及相应手段分析得出，不需要限定是否压缩头段。

在涉案标准中，对N-PDU的压缩既包含头段，亦包含数据段。但涉案标准的压缩对象（单一的数据N-PDU）与涉案专利权利要求23的压缩对象（来源于多信道的第一组数据包）存在不同，因此，涉案标准不包含涉案专利权利要求23限定的具体特征“压缩每个要压缩数据包的数据段的处理装置” 。

争议点3：对第一数据包的“压缩”和“缓存”是否具有先后顺序。

北京知识产权法院认为：先压缩后缓存。基于以下理由：说明书“本发明的概述”部分记载“每个信道的压缩数据能够存起来”；图2文字描述中记载了“压缩后数据被分别按信道存贮”；说明书其它部分无相反记载。”

北京高级人民法院纠正了原判决：“压缩”与“缓存”没有先后顺序。基于以下理由：从技术问题以及相应手段分析得出，“压缩”、“缓存”步骤的先后顺序对于发明目的的实现并无实质性影响；说明书相应记载为充分利用第二组数据包的更优实施方案。

在涉案标准中，涉案标准中“压缩”、“缓存”的对象（单一的数据N-PDU）与涉案专利权利要求23的“压缩”、“缓存”对象（来源于多信道的第一组数据包）存在不同，因此，涉案标准不包含涉案专利权利要求23限定的相关具体特征。

争议点4：识别信道的识别装置。

涉案标准中不存在涉案专利权利要求23的相关特征。由上述可知，涉案权利要求23与涉案标准不一致。

3．撰写启示

在撰写权利要求时，术语的表达要贴近标准，说明书对术语定义要慎重。例如，对于争议点1，在说明书中对术语“信道”进行自定义，显然其含义与涉案标准中使用的术语“NSAPI”之间存在差异，因此被认定涉案权利要求不对应标准。另外，在对术语进行定义时，要考虑其必要性、准确性等，若技术术语是相关领域通常具有的含义，避免进行不必要的限定。

在撰写权利要求时，避免将标准中不存在的特征写入权利要求，如“识别装置”。

在撰写权利要求时，避免加入多余的限定。例如，“权利要求中明确限定了第一组数据包包括头段及数据段两部分，但在后续的压缩程序中却仅提及压缩数据段，如果头段不是必要特征，尽量避免写入权利要求，避免不必要的误解。

对说明书的撰写予以重视，尽量提供各种实施例的全面覆盖，避免仅撰写优选实施例。例如，对于争议点2和争议点3，如果在申请阶段撰写除了优选实施例以外的其他可替代实施例，则在对权利要求进行解释时，避免针对是否压缩头段、以及对压缩、缓存顺序的争议。

三  案例分析  

【案例2】

  OPPO诉诺基亚无效案

1.本案的案件信息

2.主要证据信息

3.案情介绍

2021年起，专利权人在多个国家和地区对无效宣告请求人发起专利侵权诉讼并申请禁令，无效宣告请求人亦提出对专利有效性的挑战，本案即其中之一。

本案涉及多个无效理由，但焦点问题为涉案专利的优先权是否能够成立，如果涉案专利的优先权不能够成立，证据1就可以用来评价涉案专利的创造性。

经审理，最终认为涉案专利不能享有在先申请的优先权。基于此，证据1构成现有技术，合议组使用证据1评述了涉案专利权利要求1至10的创造性，宣告涉案专利权全部无效。

4.案例分析

涉案专利权利要求1保护的技术方案如下：“1.一种方法，包括：

如果用户设备(UE)和服务小区两者都支持64正交幅度调制(64QAM)，则根据以下条件将调制指示比特解释为正交相移键控/正交幅度调制(QPSK/xQAM)指示：

如果指示的是正交相移键控(QPSK)，则如在3GPP第5发布的规范中定义的当前解释那样，对高速共享控制信道(HS-SCCH)部分1结构中的7个信道化码集信息比特进行解释；以及

如果调制指示比特指示的是xQAM，则对所述高速共享控制信道(HS-SCCH)部分1结构中的7个信道化码集信息比特进行解释，使得仅6个比特用于码集信息，而盗用1个比特以用于16QAM/64QAM选择。”

在先申请（证据5，优先权文件）是美国临时申请，记载解决的技术问题是如何将新的调制（64QAM）指示添加到HS-SCCH结构的保护部分1（第5页第14行），发明概述仅文字记载本案权利要求1的技术方案（第7页第1-9行），在实施例2（第9页第14-22行）中记载了如下解决方案：

Xccs,1，Xccs,2，Xccs,3=min(P-1，15-P)；

Xccs,4，Xccs,5，Xccs,6= |O-1-P/8 *15|/2；

对于最后一个比特Xccs,7：

其中，O是起始码数，P是连续的码数量。

在核实优先权是否成立时，根据优先权文件的记载进行计算，当UE接收到6位信道化码集信息比特为“000111”、“010110”、“100101”、“110100”时，存在无法唯一确定参数O和P的问题，从而导致UE无法正确解码数据；假设P=5或11，O=11或5，代入上述公式：Xccs,4, Xccs,5, Xccs,其计算结果为小数，因此，无法通过3个比特来表示xccs,4,xccs,5,xccs,6的计算结果，从而无法实现通过仅6个比特来表示码集信息。

由上述可知，虽然权利要求1的技术方案与在先申请存在形式上对应的文字记载，但是本领域技术人员依据在先申请文件说明书公开的内容无法实现该技术方案，在先申请对于上述技术方案的描述笼统或者含糊，实质上不满足《专利审查指南》有关“清楚地记载”的要求。因此，涉案专利不能享有在先申请的优先权。

由于涉案专利不能享有在先申请的优先权，因此，证据1构成了现有技术，可使用证据1评述权利要求1-10的创造性。其中，涉案专利权利要求1的技术方案与证据1相比，区别特征在于“则如在3GPP第5发布的规范中定义的当前解释那样，对高速共享控制信道(HS-SCCH)部分1结构中的7个信道化码集信息比特进行解释。”对于本领域技术人员而言，在该区别特征属于本领域技术人员熟知的常用技术手段。

因此，在证据1的基础上结合本领域常用技术手段得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，因此权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第22条第3款创造性的规定。

2022年5月28日宣告涉案专利权全部无效。在涉案决定作出近一年后，欧洲专利局上诉委员会基于同样的理由对涉案专利的欧洲同族专利作出撤销全部权利要求的决定。

2024年1月24日，OPPO与诺基亚双方签署了一份有关5G和其他蜂窝通信技术方面标准必要专利的全球交叉许可协议。根据协议，双方在所有司法管辖区的所有未决诉讼都将得到解决。

5.撰写启示

上述案例明确了优先权成立的判断标准。该判断标准警示申请人，在专利申请过程中要重视原始申请文件的撰写，说明书实施例的公开程度不能仅满足于在字面上记载技术方案，而要满足能够实现该技术方案。

由于优先权成立与否直接关系到对比文件的时间起点和保护范围，因此，申请人在申请阶段，善用优先权制度，合理把握各阶段性方案的专利申请时机和布局策略，均衡好各阶段方案的保护范围及公开程度，不能仅关注权利要求的技术方案与标准的对应性，还要重视说明书实施例的撰写，从而降低后续在审查或者确权过程中的风险。

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四 撰写实践中影响SEP申请文件撰写质量的因素以及注意事项  

1.主要影响因素

标准不确定性可能会导致权利要求与标准对应存在一定的瑕疵。

一件专利申请是发明人和代理师合作的成果，但由于双方掌握的知识不对等，必然对申请文件撰写质量产生影响。例如，由于标准不断更新迭代，代理师对相关背景知识不熟悉，对标准和标准的表达方式也不熟悉，而发明人对技术和标准非常熟悉，发明人提供的交底书中有时会缺少相关背景知识和相关标准的说明，这样会对代理师理解技术以及进行贴合标准的表述产生一定的影响；

另外，发明人不了解相关法律规定或对法律规定存在理解上的偏差，对说明书在修改、授权、确权和维权中起得作用不清楚，在撰写申请文件的过程中，往往仅重视权利要求与标准对应，将大部分精力都用在对权利要求的反复打磨上，而未给撰写详实的说明书留有充足的时间，甚至有时实施例基本上是对权利要求、技术交底书、或者标准提案的简单复制。

有些申请人为了获得较早的申请日，往往会利用优先权制度，如在优先权日先提交一件专利申请，随着标准的演进，通过要求在先申请的优先权再提交一件在后申请，其中申请人在提交在后申请时，通常会对在先申请的权利要求和/或说明进行修改和完善，以使权利要求更好地与标准对应。但在提交在先申请时，标准尚未确定，在先申请中对技术方案的描述有时比较笼统，甚至仅能达到与标准字面上对应而缺少实现该技术方案足够清楚完整的技术内容。这样，即便该在后申请在实质审查阶段获得授权，但在无效阶段对优先权进行核实时，也可能会因优先权不成立而影响在后申请的保护范围，甚至影响在后申请权利的稳定性。

2.注意事项

基于上述影响因素，除了“二”中的撰写规则，在撰写阶段还注意以下几点：

（1）发明人提供的交底书内容尽量完备

在技术交底书中提供相关背景技术的介绍，如提供专利或非专利文献、标准文档信息，便于代理师更好地理解相关技术和标准。针对要保护的技术方案，提供标准文档的关键内容供代理师参考，以便代理师尽量用贴合标准的语言来表述权利要求的技术方案，使得专利与标准对应；由于标准的不确定性，提供针对技术术语、特征对应标准的各种可能得表述，如正面表述、否定表述、条件式表述等；提供各种可能的实施例，如优选实施例、其他可替代/进一步完善的实施例，以及相应的附图等。

（2）代理师转换观念和思路

代理师要明确SEP的特点，以及在撰写方面SEP与普通专利的差异，即对于SEP来讲，专利与标准的对应性至关重要，需围绕标准进行层次性的权利要求布局。

（3）代理师积极与发明人进行沟通、技术挖掘

代理师要与发明人充分沟通，以获取针对术语、特征等各种可能的表达，以及挖掘尽可能多的实施例，为后续对申请文件进行修改、分案、对权利要求进行解释留有空间。

（4）SEP往往在全球多个国家申请

在撰写申请文件时，代理师不仅要考虑中国专利法的相关规定，还要考虑其他国家的相关规定，此外还要考虑语言上的表达。

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五  小结  

在SEP申请阶段，由于标准的不确定性导致撰写SEP申请文件的难度较大且具挑战性。专利代理师应明确SEP申请与普通专利申请的不同，充分了解SEP相关申请自身的特点以及撰写策略，综合考虑权利要求与标准的高对应性、全球范围的一致性以及说明书对于权利要求书的支持、充分公开等，尽力使SEP相关专利申请能够以较为合适的保护范围被授权，并且能保持权利的稳定。