在全球化浪潮下，美国专利申请成为众多创新企业与个人布局国际知识产权的重要一环。然而面对美国专利审查的严格标准与独特流程，尤其是创造性（Non-obviousness）的评判，不少申请人感到既熟悉又陌生。本文将带您概览美国专利申请中创造性答辩的法律依据、审查流程以及实务操作中的心得。

一 法律依据与审查过程

1、创造性判断标准

根据35USC§103，发明需具备“非显而易见性”（Non-obviousness），即对所属领域技术人员而言，发明相对于现有技术的改进点不能是显而易见的。

2、关于传统“三步法”的应用

代理师经学习认识到，美国专利审查员在评价创造性时，不采用类似中国式的“三步法”进行，而是基于Graham四因素（1966年Grahamv.John Deere Co.案确立的审查框架）进行非显而易见性判断。

具体包括：

①现有技术范围：需明确对比文件的技术领域和公开程度

②权利要求差异：发明与现有技术的技术特征区别。

③普通技术水平：所属领域技术人员的常规能力标准。

④辅助因素：商业成功、长期未满足需求等佐证材料。

二 实务操作心得

1、权利要求的调整

优先通过答辩澄清保护范围，必要时修改权利要求（需注意AIA法案对修改的限制）。

01.合并从属权利要求特征的注意事项

①将多个从属权利要求的特征合并至独立权利要求，可减少权利要求数量并缩小保护范围。需确保合并后的特征在原说明书中已直接或隐含公开。

②将“可选地”特征（如电路模块的特定连接方式）合并时，需论证其技术效果与发明目的的一致性。

③技术特征关联性：合并的特征需属于同一技术方案，避免将不同技术分支的特征强行组合。例如，若从属权利要求分别涉及电路模块的两种不同实现方式，需论证其技术效果的协同性。

④避免引入新问题：合并后不得导致权利要求范围模糊或与说明书冲突。例如，若从属权利要求限定了特定参数范围，合并时需确保该范围在说明书中得到支持。

02.修改方式

①进一步限定：通过加入其他权利要求的特征限缩保护范围，但需确保修改内容与原权利要求关联性明确。

②放弃式修改：仅适用于特定情形（如抵触申请），需排除非技术主题或现有技术已公开的内容。

③形式性修改：如调整术语表述，需避免实质改变保护范围。

2、与审查员的沟通

01.针对审查意见逐条进行回应，避免遗漏或笼统答复。

与答复中国审查意见不同，在美国专利答辩中，除答复独立权利要求的创造性问题外，必要时，还需要分别答复从属权利要求的创造性问题。审查员通常会独立评估每个权利要求的创造性，申请人必须针对每个被质疑的从属权利要求进行具体回应，不能仅答复独立权利要求而忽略从属权利要求。

具体如下：

①逐条分析：审查意见中引用的对比文件可能针对不同权利要求，需分别说明从属权利要求的附加技术特征如何解决技术问题或带来意外效果。

②修改策略：若从属权利要求被驳回，可考虑将其特征合并到独立权利要求中，或通过“进一步限定”方式修改（需确保特征在原说明书中已明确支持）。

③避免重复：答复时需从不同角度（如技术效果、技术启示）论证创造性，避免与之前答复理由雷同。

02.若需与审查员进行先行电话会晤，可以在客户同意的情况下，委托外方进行，以确定更优的答辩策略，提高答辩成功率。

以上内容是笔者在美国专利申请创造性答辩过程中学习、实践与思考的总结，希望能为正在或即将踏上美国专利申请之路的您提供一些有益的参考与启示，愿我们都能在这条充满挑战与机遇的道路上不断前行、收获满满。