【友学问】专利保护期限补偿问题研究

2021年6月1日施行的中国专利法正式确立了中国的专利保护期限补偿制度，但该制度目前尚未存在对应生效的实施细则。

本文通过研究美国现有的专利保护期限补偿制度，结合中国的专利审查实践，提出了适于中国实际国情的专利保护期限补偿制度的具体实施建议。

本文还通过分析美国法院如何认定专利保护期限补偿制度中专利行政部门和申请人双方就延迟责任承担，对专利行政部门和申请人双方的延迟责任承担的分配原则提出了建议。最后，通过比较中美双方审查实践，得出中国现有专利保护期限补偿制度所规定的期限过长的结论。

专利保护期限补偿；中美专利制度比较；延迟责任分配；延迟期间分类

2021年6月1日，新修改后《中华人民共和国专利法》正式施行。修改后的专利法在第四十二条中增加了以下规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外”，正式确立了中国的专利权期限补偿制度。

该制度旨在合理分配专利授权延迟的责任，为非申请人自身原因导致的保护期限缩短提供了法律救济，从而延长专利权的有效保护期限，保障了专利权人的经济利益。虽然正在修改的专利法实施细则对专利权期限补偿制度的相关内容，包括请求时间、属于申请人引起的不合理延迟的情形等作出了细化规定，但是并未生效。这导致审查员和专利申请人（专利权人）在实践中无法确定具体的待补偿的专利权期限，存在各种不同理解。

本文参照了国外类似规定，并结合本国的实际情况，对专利保护期限补偿的相关方法进行了分析，提出了具体的计算方案，以供各方人员参考。

专利保护期限补偿（Patent Term Adjustment，简称为“PTA”）制度最早起源于美国1981 年的《美国药品价格竞争和专利期限回复法案》( 简称为“Hatch-Waxman 法案”)[1]。如今，不仅在美国，该项制度也在韩国专利法、TPP协定中出现。专利保护期限补偿制度正在被国际上越来越多的国家和地区认可和接受。

美国专利法规定了专利保护期限补偿制度按天进行计算，并按照如下方式进行计算（参照35 U.S.C. 154 (b)）：

2. 由于申请人导致的延迟

由于申请人导致的延迟的主要情况包括：

在中国，由于没有补充答复制度，申请人导致的延迟主要表现为超出答复期限进行答复、延期申请、拖延缴费、恢复等等。由于专利权人自身原因造成的延误无法获得期限补偿，对申请人在专利申请时关于各项时限的管理提出了更高的要求。

3. 专利保护期限补偿时间的计算方式

专利保护期限补偿时间的计算公式为：

上述计算公式合理算出了由于专利行政行为导致的延迟的时间，因此，中国在计算专利保护期限补偿时间时，也可以适用上述公式。

美国专利局会在发出专利授权通知书的同时，作出专利保护期限补偿的决定。申请人可以在缴纳专利授权费用以前对该决定提出期限修改请求，还可以在专利授权公布之日起两个月以内提出异议，还可以在专利授权公布之日起180日内就专利保护期限补偿的异议向法院提起诉讼。

关于这点，我国目前的规定与美国不同，根据《中华人民共和国专利法》第42条，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。可以看出，我国的法律将专利权期限补偿规定成了专利权人的请求权而不是国务院专利行政部门应承担的责任。

对此，笔者认为这项规定不妥，理由如下：

一方面，笔者认为，专利权期限补偿属于行政补偿，即，行政主体（国务院专利行政部门）的合法行政行为（专利审查直至确权的行为）给行政相对人（专利权人）的合法权益造成损失，依法对其所受的损失予以补偿（专利期限延迟补偿）^[2]。

关于行政补偿，学理上认为，为了更好地保障人权，应该把行政补偿定性为行政机关的义务。因为行政机关积极履行补偿义务，自觉主动地去探知相对人的损失，并自觉主动地补偿相对人的损失，从而不需要相对人行使请求权，去“讨伐”自己应有的利益^[3]。

此外，一般意义下的行政补偿具有服从公共利益的有因性以及合法性，但笔者认为，专利权期限补偿不属于一般意义下的行政补偿，因为造成专利权期限受到损失具有多因性，包括：故意拖延、审查员审查能力不足导致工作进度缓慢、审查员人手不足等。

这其中，故意拖延不仅涉嫌违法行政，同时，审查员审查能力不足导致工作进度缓慢、审查员人手不足等原因也属于专利行政部门自身的原因，很难将之归因为公共利益的需要。

因此，造成专利权期限受到损失的原因很难说具有正当性，因此，相比于一般的行政补偿，更有必要将专利权期限补偿作为专利行政机关所必须承担的责任，专利行政机关应主动对专利保护期限补偿时间进行计算。

另一方面，由于专利保护期限补偿时间计算的复杂性，并非每一个专利权人都有计算专利保护期限补偿时间的专业性，专利权人容易将专利权期限补偿时间算少而使实际权利受到减损。

另外，根据中国国家知识产权局在2021年8月3日发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中新增第八十五条之二“根据专利法第四十二条第二款请求补偿发明专利权期限的，专利权人应当在专利授权公告后3个月内向国务院专利行政部门提出”，目前专利权期限补偿请求的提出期限过短，在这一制度尚未普及的情况下，会导致大多数专利权人无法在如此短的期限内了解这一制度、计算出专利权期限补偿时间并提出请求。为了加强对专利权人的保护，笔者认为，应该将计算专利保护期限补偿时间的义务设定于专利行政部门。

综上所述，笔者认为，专利行政部门应在发出专利授权通知书的同时，主动作出专利保护期限补偿的决定。对专利行政部门所确定的专利保护期限补偿时间有异议的，根据行政诉讼法等相关规定，专利权人可以在作出专利保护期限补偿的决定之日起两个月以内提起行政复议，或者在作出专利保护期限补偿的决定之日起六个月以内就专利保护期限补偿的异议向法院提起行政诉讼。

专利保护期限补偿制度的设立，需要申请人及专利行政部门双方在专利申请及审查过程中更加注重相关时限。但在专利申请的过程中，作为强势一方的专利行政部门，其很有可能利用自己的优势地位对专利保护期限补偿制度进行有利于自己行政行为的解释，而使专利保护期限补偿的实际期限减小，导致损害专利权人的利益。

因此，在司法实践中，需要合理并明确地确定申请人及专利行政部门双方各自对专利授权延迟所承担的责任（即所导致的延迟时间）。对此，我们也可以从美国相关的司法实践中找到启示。

美国 目前的实践是，由于美国专利局导致的延迟的时间加上由于申请人导致的延迟的时间等于专利授权的总延迟时间。专利授权的总延迟时间是能客观确定的，只要确定了美国专利局与申请人中任一方所导致的延迟时间，就能确定申请人及专利行政部门双方各自对专利授权延迟所承担的延迟时间。

申请人导致的延迟的时间也被解释为“与申请人未付出的用于终结审查的合理努力所相当的时间”。关于“合理努力”的认定，在此，以2019年美国联邦巡回上诉法院（CAFC）审理的“Supernus”案件为例进行说明[4]。该案的案情如下：申请人Supernus于2011年2月22日向美国专利局提出恢复审查请求（RCE），并且在546日后（即2012年8月21日），欧洲专利局（EPO）发出了针对对应的欧洲专利进行异议陈述的通知，申请人Supernus又在100日后（即2012年11月29日）将该异议陈述及其引用文献作为信息公开声明文件（IDS）向美国专利局提交。

对此，美国专利局主张上述的646日（546日+100日）全部应从专利保护期限补偿中作为由于申请人导致的延迟而排除。申请人Supernus认为其中的546日不应视为由于申请人导致的延迟，不应当从专利保护期限补偿中排除，并对此向地方法院提起诉讼。一审法院维持了美国专利局的意见。申请人Supernus对此不服提出上诉，美国联邦巡回上诉法院认为，在申请人提出恢复审查请求至发出异议陈述通知的日期之间，申请人没有任何可付出的用于终结审查所作出的合理努力，因此，该546日的延迟不应归因于由于申请人导致的延迟，从而该546日不应被从专利保护期限补偿中排除。

笔者认为，在中国的司法实践中，也可以通过确定“与申请人未付出的用于终结审查的合理努力所相当的时间”来实现申请人及专利行政部门双方各自对专利授权延迟所承担的责任的合理分配。即，如果申请人在某一期间内有义务且有能力作出某一行为来使专利授权不会延迟，但未进行该行为，从而最终导致专利授权的延迟，则应认为该期间的延迟是由于申请人导致的延迟。

例如，在专利审查过程中，申请人在审查员发出审查通知书之前没有任何能够作出能够使专利授权不会延迟的行为，因此，此期间不属于由于申请人导致延迟的期间。

由此，能够实现合理分配申请人及专利行政部门双方各自对专利授权延迟所承担的责任。另一方面，在专利审查过程中，当审查员发出审查意见通知书之后，申请人有义务且有能力通过早日答复来避免专利授权延迟，因此，此期间属于由于申请人导致延迟的期间。

2020年，中国的发明专利平均审查周期为19.4个月^[5]，该数据远远低于专利法第42条公布的“自实质审查请求之日起满三年”的条件。并且，根据2019年1月授权的39215件发明专利的情况统计结果^[6]，从申请日到2019年1月份授权公告的授权周期中超过48个月的（即自发明专利申请日起满四年）仅占总量的11.1%。

由此，可以看出，实际上满足中国专利法第42条规定的前提条件而能够享受专利保护期限补偿的专利数量占比很少。

而美国在设立专利保护期限补偿制度之后，经过多年的发展，目前已经形成了较为成熟的专利保护期限补偿体系。根据2020年10月的相关记载^[7]，美国专利局从申请专利到授权的平均期限为22个月，在这种情形下，根据美国专利局在2021年6月的统计数据^[8]，享受专利保护期限补偿的专利授权量占总授权量的51.8%，具体见图1：

图1 美国专利局专利保护期限补偿的专利授权量统计（2021年6月）

同时，据美国专利局在2021年6月的统计数据，享受专利保护期限补偿的平均总延迟天数为126天，且其中A类延迟的平均占比最大，C类延迟的平均占比最小，具体见图2：

图2 美国专利享受专利保护期限补偿的平均天数统计（2021年6月）

如上所述，当中国的平均审查周期已经低于美国的情况下，在中国专利法中规定的享受专利保护期限补偿的条件比美国多延迟一年，可以想到的是，该制度在中国能够对申请人的补偿时间以及比例将明显低于美国的情况。

专利保护期限补偿制度在保障专利权人权益的同时，还旨在规范审查行为，缩短审查周期。

但根据上述分析，目前专利法第四十二条规定的条件对于审查员而言过于宽松，对审查周期缩短的促进作用不明显，而且从目前中国的专利审查实践来看，满足专利法第四十二条规定条件的专利占比也较少。

综上，笔者认为，目前中国的专利保护期限补偿的所规定适用条件的期限过长。今后随着平均审查周期的缩短，需要进一步缩短专利保护期限补偿的所适用的期限，否则，不仅无法起到对审查周期缩短的促进作用，而且随着中国今后平均审查周期的进一步缩短，专利保护期限补偿制度会越来越流于形式，无法真正起到对专利权人的保护作用。

除美国外，其他国家建立专利保护期限补偿制度的时间均较晚，所供参考的别国案例较少。

因此，建议在美国现有较为成熟的专利保护期限补偿制度的具体实施规定及责任分配的基础上，结合中国的审查实践及相关法律制度，建立起一套能够充分保障专利权人利益、符合中国实际的专利保护期限补偿制度。

另外，从国内现有的审查周期来看，目前专利法第四十二条规定的专利保护期限补偿所适用的期限过长，可能会导致最终获得专利保护期限补偿的专利数量稀少。

因此，希望今后能在审查周期缩短的同时，对应地缩短专利保护期限补偿所适用的期限，使更多的专利权人因此受益。

参考文献：

[1] 李亚林，来小鹏. 美国药品专利保护期延长制度研究. 《中国新药杂志》2020年29卷4期，361-366页.

[2] 杨永华. 行政补偿的法律性质探究. 《行政论坛》2006年第6期，49-51页.

[3] 汤韶松. 法治背景下的行政补偿性质之探讨. 《经济研究导刊》2009年第29期，202-204页.

[4] CAFC. United States Court of Appea ls for the Federal Circuit 2017-1357. 2019-1-23.

[5] 国家知识产权局. 国家知识产权局关于政协十三届全国委员会第四次会议第1839号（商贸旅游类078号）提案答复的函. 2021-8-16.

[6] 搜狐网. 现在发明专利授权要等多久？. https://www.sohu.com/a/304166711_182180. 2019-3-27.

[7] Upcounsel. How Long Does it Take to Get a Patent: Everything You Need to Know. https://www.upcounsel.com/how-long-does-it-take-to-get-a-patent. 2020-10-27.

[8] USPTO. Patent Term Adjustment Data June 2021. https://www.uspto.gov/dashboard/patents/patent-term-adjustment.html. 2021-7.