はじめに

標準必須特許（SEP）の権利行使過程において、最初に特許がSEPに該当するかどうかを認定する必要があり、すなわち特許と標準の対応関係の判断が求められます。異なる法域、標準組織、司法機関の実務および規則を整理し、標準対応性の判断方法を包括的に提示しました。また、標準の成果物と特許の権利取得過程の変動的な特徴、および権利行使の目的に基づき、SEP特許の作成過程において文字通りの対応に基づき、拡張的な権利要求を配置することを提案しています。

キーワード：標準必須特許、権利要求の対応性、標準の対応性

中図分類号：D920.4；文献識別コード：A

SEP権利要求と標準の対応性を判断する際に、明確で実行可能な判断ルールが権利者と標準実施者が効率的に合意に達するために有益です。判断プロセスには、判断対象、判断時期、法域、標準組織などの要因が関与しており、それぞれを考慮して決定する必要があります。確定された対応性判断ルールに基づき、権利者は特許申請過程において特定の特許申請書類の作成および修正を行い、最適な標準対応性の結果を得るよう努める必要があります。

一、判断ルール

SEPの対応性判断ルールは、標準を実施するために特定の特許を必ず使用しなければならない場合、その特許は標準必須特許であると判断されるというものです。この判断プロセスは、具体的な対応性判断ルール、判断対象、判断時期などの要因に基づくものです。

01 判断対象

SEP対応性を判断する際には、判断対象は特許全体ではなく、各権利要求ごとであるべきです。標準必須特許とは、特定の権利要求が標準に対応していることを指します。1つの特許が標準に対応する権利要求部分と対応しない部分を含んでいる場合、その特許も標準必須特許と見なされます。

02 基本的な侵害の判断ルール

SEPの判断ルールは本質的に侵害の判定に関わるものであり、例えば中国の国家標準における特許管理規定では、標準を実施するために必要不可欠な特許とされています；広州高裁の標準必須特許に関する指針では、ある技術標準を実施するために必ず使用する特許とされています。IEEEの規定では、標準を実施する際には侵害を回避できない特許とされ、ETSIの規定では、侵害がない限り、標準化製品の製造、使用、販売は不可能であるとされています。

ここでの「必要不可欠」、「必ず使用」、「回避不可能」などの表現は同じ意味を示しており、標準に準拠すれば侵害を回避できないということを意味します。その判断尺度は技術的必要性（technical essentiality）と商業的必要性（commercial essentiality）の2つの観点から理解する必要があります。技術的な「不可能」というのは特許法における通常の判断基準であり、技術的に標準に適合した製品は侵害を回避できないとされます。商業的な「不可能」は、技術的に標準に適合した製品が特許を回避できる場合でも、その代替案が商業的に実行不可能である場合に、その特許が対応しているとみなされることを意味します。

実務において、この2つのルールの適用は標準化組織によって異なり、ETSIは技術的対応性ルールを採用し、IEEEは商業的対応性ルールを採用しています。全体として、商業的対応性ルールを採用する標準化組織が主流です。商業的対応性ルールを採用した場合、技術的対応性ルールと比較して、より多くの特許がSEP特許と見なされることになります。

03 判断時期

SEP対応性を判断する際、判断時期も重要な要素です。具体的には、特許権要求が標準に対応しているかを判断するタイミングです。このタイミングは、標準文書と比較した際に、本分野の技術者が想定できる関連技術案の範囲を決定する役割を果たします。具体的には、特許権要求の技術案が標準文書の技術案にない特徴を含んでいる場合、その時点で既知の技術においてその違いに相当する非侵害の代替特徴が存在しない場合、特許権要求が標準に対応していると見なされます。

判断時期については、標準化組織ごとに異なるルールが採用されており、例えばIEEEは関連標準の承認時を判断時期とし、ETSIはSEP宣言時を判断時期としています。判断時期が早いほど、使用できる技術案の範囲が狭くなり、特許権要求と標準対応性を認定する際に有利になります。ルール設定においては、権利者と標準実施者の利益バランスを取る必要があり、技術の発展を促進し、公共の利益を守ることを兼ね備えた調整が求められます。

二、対応性の種類

対応性の判断を行う際、文字通りの対応や等価対応、暗示対応、選択的対応、引用対応、使能特徴対応など、さまざまな対応のパターンがあります。次に例を交えて、各対応方式でどのように判断を行うかを説明します。文字通りの対応に関してはここでは触れませんが、以下の例はすべて説明目的での仮想ケースです。

01 同等の対応

完全な字義通りの対応ができない場合でも、特許権要求と標準文書の対応性は侵害判断における同等の原則に基づいて判断できます。もし、ある特徴が標準に関連する特徴と完全に一致しない場合でも、その技術が当該分野の通常の技術者が創造的な労力なしに想起できるものであり、両者が基本的に同じ手段で基本的に同じ機能を実現し、基本的に同じ効果を得ることができるなら、特許権要求と標準は対応していると認定されることがあります。

例えば、特許権要求の特徴1がある特定の擬似乱数生成方法を使用して特定のコード分割多重アクセス方式に適用することを記載しており、標準文書が同じ擬似乱数生成方法を使用しているが、適用されるコード分割多重アクセス方式は異なる場合、両者が異なる環境で同じ擬似乱数生成方法を使用しているに過ぎない場合、同等の原則に基づき、特許権要求と標準が対応していると見なすことができます。

02 暗示的対応

対応性判断を行う際、標準文書の前後の文脈を総合的に解釈し、特許明細書の内容を参照して、特許権要求の保護範囲を解釈することができます。この結果、解釈した標準の特徴と特許権要求が暗示的に対応しているかどうかを判断します。

例えば、特許権要求の特徴が「制御フレームにデータフレーム内の同期フレームの開始時刻に関する情報を含む」と記載され、対応する標準文書が「制御フレームにデータフレームにヘッダーフィールドが含まれているかどうかの情報を含む」と記載している場合、最初の直接的な比較では明らかな違いがあります。しかし、標準文書の内容をさらに読み進めると、データフレームのデータ構造には前後に連続するヘッダーフィールドのセグメントと同期フレームのセグメントが含まれていることがわかります。したがって、「データフレームにヘッダーフィールドが含まれているかどうかを示す情報」が「同期フレームの開始時刻に関する情報を示す」ことと暗示的に対応していると解釈できます。この場合、特許権要求と標準文書は対応していると見なすことができます。

実際の事例として、Huawei対康文森のSEP特許訴訟を参照します。このケースでは、特許権要求16の特徴が「少なくとも一部のセルは、同じマルチキャスト内容を伝送している他のセルに関するセル情報を伝送する」という内容で、対応する標準では「マルチキャストサービスを提供するセルは、MBMSのキーデータを含む情報、特に隣接セルの情報を送信する」と記載されています。

この特徴を比較すると、標準では「隣接セルのセル情報」を送信することが記載されていますが、特許権要求16の「他のセルに関する情報を送信する」という特徴と完全に一致しません。しかし、標準文書の文脈を考慮すると、ここで言う「隣接セル」はMBMSに関連する隣接セルを指すことがわかります。特許権要求16の「他のセルに関する情報」には、MBMSに関連する隣接セルが含まれており、この上位概念として対応していると見なされます。

03 選択的対応

特許権要求と標準文書の対応性認定において、標準文書の特徴は通常、必須タイプ（mandatory）、選択タイプ（alternative）、任意タイプ（optional）の3つに分類されます。必須タイプは標準に準拠した製品に必要不可欠な特徴であり、選択タイプと任意タイプは対応性認定時に正確に区別する必要があります。

これらの特徴を認識するためには、標準文書内での特徴の表現方法に基づいて判断します。例えば、IEEEの典型的な表現方法として、必須特徴は「shall」で、選択的特徴は「may」や「can」で示されることが多いです。

04 引用対応

標準文書では、他の標準文書を引用することがよくあります。この場合、引用されている標準文書が技術的に適合している場合、引用関係を基にして対応性を評価することができます。

例えば、特許権要求で「最初のDCIは、最初のリソースを示すフィールドを含む」と記載されている場合、標準文書では「DCIフォーマットXは、指定されたPRBを示すフィールドを含む」と記載されており、引用されている標準T11の内容を基に比較すると、特許権要求と標準の対応性を確認することができます。

05 Enabling技術の対応

権利要求と標準文書の照合過程において、特に「Enabling技術」、または「使能技術」と呼ばれる特徴が存在します。IEEEによると、Enabling Technologyとは、標準に適合した製品を実施するために必要であるが、標準には明確に要求または記載されていない技術を指します。例えば、運用環境、テスト手法などが該当します[2]。Enabling特徴に関連する権利要求の判断基準は、対応する技術案に追加のEnabling特徴を加えた場合、全体的な案は依然として標準と対応すると見なされます。しかし、Enabling技術に特化した権利要求である場合、その技術と主体が異なる標準文書とは対応しないと見なされます[1]13-14。

例えば、権利要求1が特定の構造を持つ配線管路に関連しており、標準文書にも同じ技術仕様が記載されていれば、双方には対応関係があります。標準文書にはその配線管路が特定のテストシステムでの検査に適用されることが規定されていますが、テストシステムの具体的な情報は記載されていません。従属権利要求2がそのテストシステムの必要な特徴をさらに限定して記載している場合、この場合は権利要求2と標準文書は対応していると見なすことができます。

一方で、もし権利要求2が独立した権利要求で、テストシステムの特徴を単独で規定している場合、権利要求2は現在の標準文書とは対応していないと見なされます。ただし、別の完全なテストシステムの特徴に関する標準文書が存在すれば、権利要求2はその標準文書と対応していると見なされます。

三 SEP作成ルール

上記のSEP対応性認定ルールに基づき、権利者はどのように申請書類を作成?修正して目標標準文書との対応性を高めることができるのでしょうか？

まず、対応性認定に影響を与える要因には、対象要因と時間要因の2つの側面があります。対象要因には、標準文書と特許文書という2つの比較対象が含まれ、もう1つ重要なのは競合他社の製品案です。これには、標準提案およびそれに関連する特許文書が含まれます。

時間要因については、最終的な標準文書の形成には、参加者による提案、委員会による草案作成、委員会審議、意見募集、投票承認、印刷出版などの複数の段階が含まれます。この過程で標準文書の内容は提案、起草、修正によって変化します。一方で、標準に関連する特許申請の過程も並行して進行し、標準の形成過程に基づいて随時対応する必要があります[4]。

これらの参加者や影響要因を総合的に考慮すると、権利者は申請書類の作成および申請戦略の運用において、一般的な特許申請の特許性の要件を満たしつつ、対応性が認定されやすい権利要求を作成し、標準文書の変化に柔軟に対応できるよう申請書類に大きな修正余地を残す必要があります。

01 標準との字義通りの対応

対応性認定を確実に得るためには、申請書類に標準文書の表現方法にできるだけ近い権利要求、つまり字義通りに対応する権利要求を含めることが重要です。このような権利要求は独立権利要求でも従属権利要求でも構いません。

ここでの字義通りの対応とは、技術的な内容が一致しているだけでなく、その表現方法も標準文書の記述方法と一致していることを意味します。これには、技術用語の使用や文の構成が含まれます。

権利要求や実施例をどのように記述するかを考える際には、関連する標準文書の歴史的な継続性を考慮し、一般的に使用される技術用語や表現方法を判断します。技術用語については、業界で標準的に使われている用語を使用し、独自の用語を避けるべきです。また、動作や手段の説明についても、一般的な表現方法を使用することが重要です。例えば、通信分野の標準で「notify」という表現が「通知」や「指示」を意味する場合、「indicate」や「determine」といった表現は避けたほうが良い場合があります。

また、標準文書の文の構成に従って表現方法に注意することも重要です。例えば、肯定的な表現、否定的な表現、条件式、無条件式などがあります。例として、肯定的および否定的表現には次のようなものがあります：

"the UE assumes that no transmission is intended from the BS"（UEはBSからの送信が意図されていないと仮定する）

"the UE determines that the BS does not intend for transmission thereto"（UEはBSが送信を意図していないと判断する）

次に、字義通りの対応においては、標準文書に含まれる必要な技術的特徴が何かを判断し、権利要求には必要でない特徴を排除することが重要です。ここでの必要な技術的特徴とは、特許法上の発明目的を実現するために必要な特徴ではなく、字義通りに対応するために標準文書に含まれている特徴を指します。

例えば、申請者の標準提案が「the length of the first header is longer than that of the second header（特徴1）, and shorter than that of the third header（特徴2）」であり、特徴1は標準に採用される可能性が高いが特徴2は不確実性が高い場合、特許法上では特徴1と特徴2が発明目的を達成するための共同作用を持つ特徴であるにもかかわらず、申請者は特徴1と特徴2をそれぞれ異なる権利要求として記載します。このようにすることで、特徴1の権利要求が標準に対応する可能性を高め、特徴2の権利要求は後備として特許審査に対応できるようにします。

02 多層次のレイアウト

前述の通り、標準形成過程と特許出願過程の時間的および変動的な特徴により、特許を執筆する際には柔軟なレイアウトが必要であり、不確実性に対応する必要があります。したがって、期待される標準文書の内容と文字通り一致する特許請求項を作成した後、さらに多層次の特許請求項レイアウトを行う必要があります。

まずは、縦の方向で上位、中位、下位の概念を含む特許請求項案と対応する実施例を作成します。標準文書の作成過程が進行するにつれて、期待される標準文書の内容に文字通り一致する元の特許請求項が現在の標準文書と一致しなくなり、修正しても文字通り一致することができない場合、上位の特許請求項を通じて現在の標準文書をカバーすることでもSEPの認定を達成することができます。

例えば、期待される標準文書の特徴が「ゲートウェイが下りリンク信号の強度を測定し、アクセスポイントリストを保存する」であった場合、出願者は文字通り一致する特許請求項を作成します。同時に、出願者は信号強度情報がゲートウェイによって測定される必要はないことを考慮し、標準文書の変化に柔軟に対応し、保護範囲を拡大する観点から、上位の特許請求項案「ゲートウェイは下りリンク信号の強度に基づいてアクセスポイントリストを保存する」を作成し、文字通り一致する特徴「ゲートウェイが下りリンク信号の強度を測定し、アクセスポイントリストを保存する」を従属請求項として記載しました。

標準文書の作成過程が進むと、最終的な標準文書の特徴は「ゲートウェイが下りリンク信号の強度情報を受信し、アクセスポイントリストを保存する」ことになり、つまりゲートウェイは信号強度を直接測定しません。この場合、文字通り一致する元の従属請求項は一致しなくなりますが、上位の概念の独立請求項は引き続き一致します。

次に、多層次のレイアウトのもう一つの側面は、横の方向で並列の特許請求項案と対応する実施例を作成することです。これは、標準提案自体と文字通り一致する技術案に基づき、標準に採用される可能性のある他の代替技術案を想定し、それぞれの実施例や特許請求項を作成することです。このようにすることで、最初に作成された標準文書と最初の提案に差異が生じた場合でも、修正を通じて文字通り一致する特許請求項を得る可能性が高くなります。前述の例を参照すると、出願者は説明書に別の実施例も記載し、他の装置が下りリンク信号の強度を測定し、その強度情報をゲートウェイに送信し、ゲートウェイがその情報を基にアクセスポイント情報を保存するという内容にすることができます。標準文書がこのように変更された場合、出願者はこの実施例に基づいて特許請求項を修正し、文字通り一致する特許請求項を得ることができます。

標準関連の特許の多層次レイアウトは、標準文書との柔軟な対応を高めることを目的としていますが、この書き方は一般的な特許の共通の書き方でもあります。後者はより広範な保護範囲と、より有利な特許請求項の修正縮小を目指すものです。

03 競合製品案との比較

SEPを執筆する際には、標準対応、特許の安定性、権利行使可能性の三つの観点を同時に考慮する必要があります。業界の他の競合企業によって提案された競合製品案は、SEPを執筆?出願する際に重要な対象です。標準提案過程では、競合企業の競合製品案は標準化機関への提案期限前に提出される必要があります。SEP特許出願日は、提案期限を過ぎてはいけません。SEP出願の提出日前に他の競合企業が標準化機関に提出した競合製品案は、通常、契約上の機密義務がないため、特許法上の現有技術として扱うことができます。

特許性の観点から、競合製品案が近い思考方法で置き換え可能な解決策である場合、特許審査員が競合製品案を現有技術として引用してSEPの創造性を評価する場合、出願者は新規性の面で挑戦を受けることになります。このため、出願者は事前に対応策を講じることができます。例えば、競合製品案の動向を密接に追い、出願書類を執筆する際に、自身の技術案が競合製品案に対して持つ特定の技術効果を簡潔に記述することによって、創造性に関する議論の際に十分な理由を確保することができます。

権利行使の観点では、この特許が認可された後に、最終的にSEPとなるかどうかに関わらず、広範な保護範囲が確保できることを考慮する必要があります。したがって、共通点を保ちながら異なる点を強調する書き方を採用する必要があります。たとえば、最初に全体的な上位の観点から、提案案と競合製品案または代替案の共通技術概念や効果を概括し、次にそれぞれの違いを記述します。これにより、最終的に競合製品案が特許範囲に直接含まれなくても、同等の原則に基づいて権利行使を行う可能性を残すことができます。

04 非SEP項目の設定

上記では、標準対応性の観点から特許文書の執筆方法について議論しましたが、一般的な特許と比較してSEP特許には侵害証拠の収集が容易で、侵害回避の可能性が低く、安定したライセンス収益など、明確な利点があります。しかし、これに対してSEP特許にはFRAND原則に基づくライセンス料の制限や差止命令の制限といった、権利行使に関するデメリットも存在します。したがって、権利者は標準対応性を追求する一方で、権利行使の観点からも特許請求項のレイアウトを考慮する必要があり、その中に非SEP項目の設定が含まれます。前述のように、SEP特許は実際には特許請求項ごとに認定されるため、一部が標準に適合する特許請求項によって特許がSEP特許として認定される場合、他の非SEP特許請求項を配置することができます。後者は、FRAND原則の制約を受けることはありません。

具体的には、標準文書の核心技術案を中心に、その分岐技術を細分化して実施案を配置したり、上下流の産業チェーンに関連する特許請求項を配置したり、またenabling technologyに対して独立した特許請求項を配置することができます。もし出願書類に基づく標準提案が最終的に承認された場合、これらの標準に関連する非SEP項目／特許は、標準実施者によって回避されることが難しくなります。このように、SEP特許の特定の価値に加えて、より有利な権利行使の立場を得ることができます。

結論として、SEP特許の請求項と標準との対応性の認定は、関係する法域、対象特許、標準化機関などの要因に基づき適用される判断基準を定め、さらに等価対応、暗示的対応、選択的対応、引用対応、使能特性対応などの特定の対応方法を組み合わせて総合的に判断する必要があります。対応性認定のルール、標準作成過程の変動性の特徴、および有利な権利行使の目的を考慮した上で、SEP特許の執筆過程では、文字通り対応する特許請求項をレイアウトすることに加え、さらに多層次の特許請求項レイアウトを行う必要があります。また、適応的な競合製品案との比較や非SEP特許請求項の追加などの手段を検討することができます。