我国《专利法实施细则》第四十二条第一款中规定：

中国の「特許法実施細則」第42条第1項において規定されています：一件の特許出願が2項以上の発明、実用新案、または意匠を含む場合、出願人は、原出願に対して特許権付与通知書を受け取った日から2ヶ月以内（登録手続きを完了する期限）に、国務院特許行政部門に対して分割出願を提出することができます。ただし、特許出願がすでに却下、撤回、または撤回と見なされた場合は、分割出願を提出することはできません。

実務における分割出願の目的：

実務において、分割出願を提出する目的は大きく分けて、受動的に提出する分割出願と、能動的に提出する分割出願の二つに分類されます。

第一類：受動的な分割出願

審査意見通知書で単一性の欠如が指摘された場合、出願人は原出願で一つの発明創造のみを残し、他の単一性を欠いた発明創造について分割出願を提出します。これは最も一般的な受動的な分割出願です。

第二類：能動的な分割出願

案件がまだ完全に定性されていない、つまり却下、撤回、または撤回と見なされていない場合、代理人は能動的に分割出願を提出して、出願人により合理的かつ十分な特許保護を争取することができます。

以下では、主に第二類の能動的な分割出願に関する状況を考察します。実務経験を基に、出願人の利益を最大化するために、分割出願を活用する状況として次のような場合が挙げられます。

ONE：状況一

発明特許の審査過程で、出願人と代理人、そして審査員の間で一部の請求項の技術案の新規性や創造性に対する認識に大きな違いが生じることがあります。

審査員との交渉を繰り返した後、それでも広範囲の認可を得られない場合、まず請求項書を審査員の要求に合致するテキストに修正することができます。その一方で、以前大きな争点となった請求項書に基づいて分割出願を提出します。これにより、原出願の一部の利益を一時的に犠牲にし、争点となる技術案が二次審査で認可される機会を模索します。

しかし、この方法にも一定のリスクが伴います。後続の審査員が分割出願を審査する際に、母案件の審査方針や比較文献、審査結果に影響を受ける可能性があります。

そのため、母案件の審査が後続の分割出願に与える影響をできるだけ減少させるためには、意見陳述書を作成する際に、今回の修正は認可を迅速に得るためのものであり、新たに追加された技術的特徴を創造性の核心技術特徴として争わないように強調することが重要です。

TWO：状況二

出願人が特許申請の過程で非常に良い改善方向を発見した場合、現時点では自社製品が本格的に商品化されていない可能性があり、競合他社がどのような角度から回避設計を行うかも明確でない場合、まず広範な保護範囲を確保し、その後、いくつかの可能な方向を独立請求項1に並列して記載することができます。通常、独立請求項1は創造性要件を満たしていないため、独立請求項1が創造性を満たさない場合、その依存請求項も単一性を欠きます。

後の案件が公開審理段階に入ると、自社製品や競合他社の製品に基づいてターゲットを絞った分割出願を行うことができ、自社製品を保護するだけでなく、競合製品に対して複数の分割出願を行うこともできます。

このような状況では、母案件の明細書を作成する際に非常に多くの作業が必要となり、各案が後に独立して分割出願できるように準備する必要があります。

THREE：状況三

さまざまな理由により、提出された特許申請書類には以下のような問題が生じることがあります：出願時に請求項書に記載された技術案が出願人が実際に保護したい技術案と異なる、または市場で最も価値のある技術案と異なる、または現在の請求項の保護範囲が実際の製品と十分に一致しない、または現在の請求項の保護範囲が競合製品の侵害を捉えることができない。

典型的な例として、請求項の作成時に製品の保護範囲を自社製品に合わせて保護することが容易であるが、競合他社がそれを回避設計する可能性があります。もしその時点で明細書が十分に詳細に記載されていれば、その範囲を超えない限り、出願人は分割出願を利用して出願戦略を再調整し、競合製品の侵害を証明することができます。

現在、積極的な分割出願が必要な状況は、上記の例に限らず、出願人が自身のニーズに基づいて分割出願を行う場合もあります。

啓発:

原則として、特許制度の本質は公開と保護の交換です。分割出願においては、良い明細書が非常に重要です。

特許法実施細則第51条第3項の規定によれば、

出願人が審査意見通知書を受け取った後に行う申請書類の修正は、審査意見通知書で指摘された欠陥にのみ対応するものでなければならないとされています。したがって、すでに審査段階に入った特許出願に対する請求項の修正は、上述の法条に制約を受けます。この場合、分割出願を提出することで、明細書に記載されたが元々の請求項に記載されていなかった重要な技術案を別々に保護することができます。

特に、2009年の「最高人民法院特許権侵害訴訟に関する法的解釈」第5条において、「寄付原則」が明確にされた背景において、将来侵害訴訟に直面した場合に「受動的な寄付」に陥らないようにするため、分割出願の役割がより際立っています。

私たちが実務執筆を行う際、特に出願人が製品化保護を本当に必要とする技術案については、早期の段階で出願人と十分にコミュニケーションを取り、技術案を十分に掘り下げて、高価値な明細書を作成する必要があります。その後、出願人は実際のニーズに基づいて分割出願などの手続きを行い、出願人の製品を効果的に保護し、競合他社が簡単に回避設計を行うのを防ぐことができます。